Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 305 p.w.p.) - kara, roszczenia i obrona
Prawo gospodarcze i firmy · 6 min czytania · Redakcja zaufanyprawnik.pl
Znak towarowy to jedno z najcenniejszych aktywów firmy - identyfikuje pochodzenie towarów i usług oraz buduje renomę marki. W polskim porządku prawnym ochrona znaku towarowego ma dwa wymiary: cywilnoprawny (roszczenia właściciela wobec naruszyciela) oraz karnoprawny (odpowiedzialność za podrabianie znaku i obrót podróbkami). Podstawą prawną jest ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (p.w.p.), a w odniesieniu do znaków unijnych także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 o znaku towarowym Unii Europejskiej. Ten artykuł wyjaśnia, kiedy naruszenie znaku staje się przestępstwem (art. 305 p.w.p.), jakie kary grożą, jakich roszczeń cywilnych może dochodzić uprawniony (art. 296 p.w.p.) oraz co konkretnie robi adwokat - zarówno reprezentujący właściciela znaku, jak i broniący osoby oskarżonej o obrót podróbkami. Uwaga: artykuł dotyczy prawa polskiego i unijnego; przepisy z innych jurysdykcji (np. amerykańskie) nie mają tu zastosowania.
Czym jest naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
Prawo ochronne na znak towarowy powstaje przez rejestrację w Urzędzie Patentowym RP (znak krajowy) albo w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - EUIPO (znak unijny). Zgodnie z art. 296 ust. 2 p.w.p. naruszeniem jest bezprawne używanie w obrocie gospodarczym: (1) znaku identycznego dla identycznych towarów, (2) znaku identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w tym ryzyko skojarzenia ze znakiem zarejestrowanym), oraz (3) znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego, jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub szkodzi odróżniającemu charakterowi bądź renomie znaku. Kluczowe pojęcia to: ryzyko konfuzji (prawdopodobieństwo, że klient pomyli marki) oraz - w przypadku znaków renomowanych - rozwodnienie renomy. Ocena podobieństwa obejmuje płaszczyznę wizualną, fonetyczną i znaczeniową, a także podobieństwo towarów i kanałów dystrybucji. To, czy doszło do naruszenia, jest więc oceną prawną i faktyczną, a nie automatyczną - dlatego analiza prawnika ma tu realne znaczenie.
Kiedy naruszenie staje się przestępstwem - art. 305 p.w.p.
Nie każde naruszenie znaku towarowego jest przestępstwem - większość sporów rozgrywa się na gruncie cywilnym. Odpowiedzialność karna dotyczy najpoważniejszych przypadków podrabiania. Zgodnie z art. 305 ust. 1 p.w.p. karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 podlega ten, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym (w tym podrobionym unijnym znakiem towarowym), zarejestrowanym znakiem towarowym lub unijnym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać, albo dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami. 'Podrobiony znak towarowy' to znak identyczny lub taki, którego nie można odróżnić w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego, użyty bezprawnie. Art. 305 ust. 2 p.w.p. przewiduje typ uprzywilejowany - w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega tylko grzywnie. Art. 305 ust. 3 p.w.p. wprowadza typ kwalifikowany: jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania tego przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się go w stosunku do towarów o znacznej wartości, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 310 p.w.p.).
Najczęstsze pytania
Czy podrabianie znaku towarowego to przestępstwo w Polsce?
Tak. Zgodnie z art. 305 ust. 1 Prawa własności przemysłowej oznaczanie towarów podrobionym znakiem w celu wprowadzenia do obrotu albo handel takimi towarami jest zagrożone grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do lat 2. W typie kwalifikowanym (stałe źródło dochodu lub towary znacznej wartości) grozi od 6 miesięcy do 5 lat (art. 305 ust. 3).
Czym różni się odpowiedzialność cywilna od karnej za naruszenie znaku?
Odpowiedzialność cywilna (art. 296 p.w.p.) pozwala właścicielowi żądać zaniechania naruszeń, wydania korzyści i odszkodowania w postępowaniu przed sądem ds. własności intelektualnej. Odpowiedzialność karna (art. 305 p.w.p.) dotyczy poważnych przypadków podrabiania i obrotu podróbkami; ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego. Obie drogi można prowadzić równolegle.
Czy sprzedawca, który nie wiedział, że towar jest podróbką, odpowiada karnie?
Przestępstwo z art. 305 p.w.p. jest umyślne, a oznaczanie towaru wymaga działania w celu wprowadzenia do obrotu. Jeśli sprzedawca działał w dobrej wierze i nie miał świadomości, że towar jest podrobiony, może nie wyczerpywać znamion przestępstwa. Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej oceny dowodów i okoliczności zakupu towaru.
Jak długo trwa ochrona zarejestrowanego znaku towarowego?
Prawo ochronne udziela się na 10 lat od daty zgłoszenia i można je przedłużać na kolejne okresy dziesięcioletnie bez ograniczeń (art. 153 p.w.p.), pod warunkiem terminowego opłacenia odnowienia. Uwaga: po pięciu latach nieużywania znaku w obrocie może on zostać wygaszony na wniosek osoby trzeciej (art. 169 p.w.p.).
Gdzie zarejestrować znak towarowy - w Polsce czy w UE?
Najczęstszą i często najskuteczniejszą drogą ochrony jest postępowanie cywilne. Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p. uprawniony, którego prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać: (1) zaniechania naruszania, (2) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia także (3) naprawienia wyrządzonej szkody - na zasadach ogólnych albo przez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej, która byłaby należna za korzystanie ze znaku. Sąd może też orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomości oraz o losie bezprawnie oznaczonych towarów i narzędzi (np. ich zniszczeniu). Sprawy te rozpoznają wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej (od 1 lipca 2020 r. działają wydzielone sądy IP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i Katowicach). Uprawniony może też wystąpić o zabezpieczenie roszczeń i zabezpieczenie dowodów jeszcze przed wytoczeniem powództwa, a w sprawach IP - o wezwanie do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieci dystrybucji towarów.
Co robi adwokat po stronie właściciela znaku
Reprezentując właściciela znaku, prawnik działa zazwyczaj kilkuetapowo. Po pierwsze, ocenia, czy doszło do naruszenia - analizuje rejestrację (zakres ochrony, klasy towarów wg klasyfikacji nicejskiej), porównuje znaki i towary oraz bada ryzyko konfuzji. Po drugie, przygotowuje wezwanie do zaniechania naruszeń (tzw. cease and desist), które często kończy spór bez procesu. Po trzecie, jeśli to nie wystarcza, kieruje sprawę do sądu ds. własności intelektualnej, formułując roszczenia z art. 296 p.w.p. i wnioskując o zabezpieczenie. Po czwarte, w razie obrotu podróbkami na dużą skalę składa wniosek o ściganie z art. 305 p.w.p. oraz współpracuje z organami celnymi (zatrzymanie towarów na granicy na podstawie przepisów UE o egzekwowaniu praw własności intelektualnej). Po piąte, prowadzi negocjacje ugodowe - ugoda może obejmować zaprzestanie używania znaku, wycofanie towarów z rynku, odszkodowanie lub opłatę licencyjną oraz klauzule poufności. Dobry pełnomocnik dobiera środek proporcjonalny do skali naruszenia i celów klienta.
Co robi adwokat broniący oskarżonego o obrót podróbkami
Druga strona to obrona osoby, której postawiono zarzut z art. 305 p.w.p. - np. sprzedawcy podejrzewanego o handel podróbkami. Linia obrony może opierać się na: (1) braku znamienia strony podmiotowej - przestępstwo z art. 305 p.w.p. jest umyślne, więc obrona bada, czy sprawca wiedział, że towar jest podrobiony, czy działał w celu wprowadzenia do obrotu (sprzedawca działający w dobrej wierze, który sam padł ofiarą oszustwa dostawcy, może nie wyczerpywać znamion); (2) kwestionowaniu, że znak był 'podrobiony' w rozumieniu ustawy (różnica wobec produktu legalnego, towaru wprowadzonego do obrotu za zgodą uprawnionego - wyczerpanie prawa, art. 155 p.w.p., czy importu równoległego); (3) wskazaniu na typ mniejszej wagi (art. 305 ust. 2 p.w.p.) lub kwestionowaniu 'znacznej wartości' i 'stałego źródła dochodu' przy typie kwalifikowanym; (4) badaniu legalności czynności organów (przeszukanie, zatrzymanie rzeczy) i rzetelności opinii biegłego co do autentyczności znaku; (5) negocjacjach z pokrzywdzonym - skoro ściganie jest na wniosek (art. 310 p.w.p.), pojednanie i naprawienie szkody mogą realnie wpłynąć na bieg postępowania.
Rejestracja i zarządzanie znakiem - profilaktyka sporów
Najlepszą ochroną przed sporami jest prawidłowa rejestracja i aktywne zarządzanie znakiem. Prawnik pomaga: przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej i kolizji (czy nie istnieją wcześniejsze podobne znaki), wybrać właściwe klasy towarów i usług wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzić zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP lub do EUIPO (znak unijny chroniący w całej UE) oraz odpowiedzieć na ewentualne sprzeciwy. Trzeba pamiętać o terminach: prawo ochronne udziela się na 10 lat od daty zgłoszenia i można je przedłużać na kolejne okresy dziesięcioletnie (art. 153 p.w.p.) - przeoczenie odnowienia oznacza wygaśnięcie ochrony. Istotne jest też rzeczywiste używanie znaku - po pięciu latach nieużywania znak może zostać wygaszony na wniosek osoby trzeciej (art. 169 p.w.p.). Aktywne monitorowanie rynku, rejestrów oraz platform handlu internetowego pozwala wcześnie wykryć naruszenia i reagować szybciej oraz taniej.
Postępowanie sądowe i koszty - czego się spodziewać
Spory o znaki towarowe rozstrzygają wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej, a w sprawach o najwyższym ciężarze technicznym (np. unijne znaki towarowe) właściwy bywa Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd ds. unijnych znaków towarowych i wzorów. W sprawach IP obowiązuje przymus reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego), gdy wartość przedmiotu sporu przekracza ustawowy próg. Czas trwania sprawy zależy od stopnia skomplikowania i liczby dowodów (opinie biegłych, badania konsumenckie), a istotnym narzędziem przyspieszającym ochronę jest zabezpieczenie roszczeń, które może zakazać naruszycielowi sprzedaży jeszcze przed wyrokiem. Koszty obejmują opłaty sądowe, honorarium pełnomocnika i ewentualne koszty biegłych; strona przegrywająca co do zasady zwraca koszty procesu przeciwnikowi (art. 98 KPC). Honorarium adwokata ustala się indywidualnie - w sprawach IP często łączy się rozliczenie godzinowe z elementem ryczałtu za poszczególne czynności.
Znak krajowy rejestruje się w Urzędzie Patentowym RP (ochrona na terenie Polski). Znak unijny rejestruje się w EUIPO i chroni jednolicie w całej Unii Europejskiej. Wybór zależy od zasięgu działalności. Prawnik lub rzecznik patentowy pomoże ocenić ryzyko kolizji i dobrać klasy towarów wg klasyfikacji nicejskiej.
Co zrobić, gdy ktoś sprzedaje podróbki mojej marki w internecie?
Zacznij od udokumentowania naruszenia (zrzuty ekranu, oferty, zakup kontrolny). Następnie warto wysłać wezwanie do zaniechania, zgłosić ofertę platformie sprzedażowej oraz - przy dużej skali - rozważyć wniosek o ściganie z art. 305 p.w.p. i pozew z art. 296 p.w.p. do sądu ds. własności intelektualnej, w tym wniosek o zabezpieczenie roszczeń.
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 305 p.w.p.) - kara, roszczenia i obrona · zaufanyprawnik.pl
